営業秘密か特許か：正しいカードを切る

何が違うのか？

営業秘密

営業秘密とは、限られた人にしか知られていない、製品、サービス、または商業プロセスに関する機密情報のことです。多くの場合、秘密保持契約（NDA）やその他の機密保持契約など、拘束力のある民事契約によって秘密が守られます。企業秘密と見なされるためには、情報の所有者が、限られた人々に対する情報の機密性を維持するために合理的な手順を踏むだけでなく、それが一般に知られていないという事実から商業的価値を引き出さなければなりません。

最も「有名」な企業秘密は、130年以上前 (more than 130 years ago)にアトランタの薬剤師ジョン・ペンバートンが考案したコカ・コーラの製法 (the formula for Coca-Cola)にほぼ間違いないでしょう。ジョージア州で禁酒法が施行されていた短い期間に作られた彼のオリジナルの「禁酒時代の飲み物」は、「コカ植物とコーラナッツの貴重な強壮剤と神経刺激剤の特性」を誇っていました。ペンバートンとその息子は、1888年にこの強壮剤の特許を同じ薬屋のアサ・グリッグス・チャンドラーに売却し、彼はフランク・ロビンソンとともにレシピに手を加えました。しかし、20世紀に入ってから、コカインに代えてコカ葉エキスを使う (coca leaf extract for cocaine)など、再び改良が加えられました。コカ・コーラの原材料はほとんど公開されている (publicly disclosed)ため、多くの競合他社が同様の清涼飲料水を提供していますが、正確なレシピは今でも非常に厳重に守られています。

おそらく最も古い営業秘密は、シャルトリューズのレシピ (the recipe for Chartreuse)でしょう。このハーブリキュールは、1605年の処方をもとに、1737年からフランスのシャルトルーズ山脈のカルトジオ会修道士によって商業的に生産されてきました。その他にも、潤滑油WD-40の配合、ニューヨーク・タイムズ紙のベストセラーリストの基準、マクドナルドのビッグマックソース (The Truth About McDonald's Big Mac Sauce (mashed.com))のレシピなどが有名です。

特許

これに対し特許は、機械、製造物、技術的方法、産業プロセスなど、ある発明を一定期間、他者が利用することを排除する法的権利です。特許は、国または地域の当局が発行するもので、特許権者を当該知的財産の権利者として認めます。また、発明が特許審査官に認められるには、一定の基準を満たす必要があります。すべての管轄区域において、これらの要件には、新規性、産業上の利用可能性、および非自明性（進歩性とも呼ばれる）が含まれます。例えば、どのような状況下でソフトウェアが特許を取得できるかなど、特許の対象となる主題に関する基準は、法域によって異なります。

特許出願の過程で、発明は要約書、明細書、機能に関する請求項、およびこれらの動作を示す図面によって完全に開示されます。この記録は、特許庁によって保管され、通常、出願から18ヶ月後 (18 months after filing)にデータベースを通じて一般に公開されます。世界知的所有権機関（WIPO）が管理するPATENTSCOPEなどの国際的なデータベースにも特許の詳細が含まれており、一般に公開されているだけでなく、民間の特許検索エンジンを通じてアクセスすることもできます。

この公表は、特許と営業秘密の重要な違いの1つです。後者は、公表されればその価値の一部または全部を失い、もはや企業秘密と定義することはできません。

特許の保護は営業秘密より強いのか？

政府または政府間機関が特許保護を与えるため、特許は該当する法域の法律によって規制され、それに基づいて執行されます。関連する法律の下で特許権者は、その特許を侵害する者に対して法的措置を取る権利を明確に定義されています。

一方営業秘密は、知的財産庁が発行したり監督したりすることはありません。また、営業秘密は知的財産権のような特別な保護は受けられないことが多いのです。例えば、米国の統一営業秘密法 (Uniform Trade Secrets Act)、営業秘密保護法 (Defend Trade Secrets Act)、EU の営業秘密指令 (Trade Secrets Directive)などが挙げられます。しかし、これらの法律の解釈や適用方法は大きく異なる場合があります。米国では、州法と連邦法が対立することがあり、通常は前者が優先されます。一方EUでは、ある裁判所は、営業秘密の所有者がその情報を保護するために（指令が要求する）「合理的な措置 (reasonable steps)」を取ったと考えるかもしれませんが、別の裁判所はその努力は不十分であると考えるかもしれません。現在、様々な裁判所で営業秘密の保護が認められるようになってきていますが、要件を満たすための立証責任や損害賠償額の算定については、まだ不透明な部分があります。

米国、EU、日本、中国、英国、インドなど世界の主要な経済圏には、不正競争を示す行為を禁止する法律があります。営業秘密の不正流用（または非倫理的な取得）は、公正な競争基準に違反する行為として引用されることがあります。しかし、営業秘密に無許可でアクセスし、またはそれを広めたとして起こされる訴訟は、事実上どの裁判所でも法的リスクを負うことになります。

一言で言えば、特許権者がその権利を侵害された場合、営業秘密の所有者の場合よりもはるかに明確に法的救済の道が開かれています。最も強力なケースは、秘密が十分に定義されており、漏洩またはその他の方法で開示されたときに、NDAまたはその他の同様の拘束力のある契約の対象になっていた場合です。このような方法で企業秘密を公開することは、契約違反の訴えの根拠となるでしょう。また、機密情報の入手にハッキングや不法侵入があった場合、刑事告発される可能性もあります。とはいえ、このようなことは特に頻繁に起こるわけではなく、法廷で証明するのはまだまだ難しいと言えるでしょう。

営業秘密の保護はいつから意味があるのか？

営業秘密の保護が有効な場合があります。まず、最も明白なのは、発明者または組織が、製品の構成要素、成分、または設計を公表したくない (does not want to make any public disclosure)という場合です。このような場合、特許出願は審査中に公開されてしまうため、実行できません。そのため、企業秘密が理想的なルートとなる。前述のコカ・コーラ、シャルトリューズ、ビッグマックソースの例が示すように、食品のレシピは企業秘密として適しています。

発明者や組織は、特定の創造物に対して特許の出願、取得、維持にかかるコストが正当化されないと考える場合、企業秘密の保護を検討することもできます。これは、例えばモバイルアプリ開発 (mobile app development)など、製品のライフサイクルが短い産業分野では特によくあることです。

ここで注目すべきは、企業秘密の機密保持または非開示を義務付ける契約は、すべての関係者がそれを守る限り、無期限に続く可能性があるということです。逆に、特許の保護は、安定した更新料と適用される延長を前提とすると、通常、最長で20～25年後に終了します。しかし、NDAや秘密保持契約の期間制限やその欠如は、国や州によって異なる場合があります。したがって、知的財産専門家は、自分やクライアントがビジネスを行う管轄区域の関連する知的財産法間の最も小さな違いさえも認識しておくことが不可欠です。

発明の保護のための主な検討事項

特定の発明に最適な保護戦略を選択する際には、以下の事柄を考慮する必要があります。

特許の適格性
発明は、関連する法域の法律の下で特許を取得することができるでしょうか？主題が適切な基準をすべて満たしていない場合、特許保護を追求することは実を結ばないでしょう。

不正流用のリスク
その製品が模倣される可能性はどの程度ですか？特許出願によってそれを公表することで、このリスクは減少するでしょうか、それとも増加するでしょうか？また、その業界は、より不誠実なプレーヤーが企業秘密の不正利用を試みる (might be willing to attempt)可能性があるほど競争が激しいのでしょうか？例えば、工業プロセスの場合、侵害を証明することはどの程度可能でしょうか？

複製やリバースエンジニアリングの容易さ
その発明を完全に、あるいは偽造が重大な懸念となるほど大幅に複製することは、どの程度容易でしょうか？

また、その発明は容易にリバースエンジニアリングが可能でしょうか？リバースエンジニアリングは、そのプロセスで使用された情報が不正に取得されたものでない限り、企業秘密の保護に違反することはありません。また、リバースエンジニアが現在有効な特許の1つまたは複数の要素について特許出願しようとしない限り、この作業は通常、特許権を侵害しません。

陳腐化の可能性
その発明は短いスパンで陳腐化するのでしょうか？例えば、ソフトウェアやアプリの製品ライフサイクルは、5年以下であることが多いのです。このような場合、たとえソフトウェア特許が取得可能な地域であっても、特許を取得する価値がない可能性があります。

市場価値
営業秘密も特許も、第三者にライセンスされれば、莫大な利益を得ることができます。しかし、ライセンス契約において営業秘密を開示することは、より高いリスクを伴います。組織は、上記のすべての要素を考慮して、最終的に何が自社の利益に最もつながるかを決定する必要があります。

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