UPC 下のライセンス制度: 変更点は?

特許ライセンスは、特許出願人または特許権者が、ライセンシーと呼ばれる指定された第三者に対して、その権利の一部または全部の運用を禁止しないことに合意する貴重な契約です。このように、特許権者とライセンシーの双方にメリットがあるのは、ライセンス契約によって、特許権者は大きな収入源を得ることができ、ライセンシーは特許技術をより安全に利用できるようになるからです。

とはいえ、2023年6月1日に統一特許裁判所（UPC）が開設されることで、既存のライセンス制度に変更が生じる可能性があるとの疑問が生じます。しかし、これらを対処することは簡単ではなく、欧州特許のライセンスの独占的および非独占的性質について、オプトアウトされているか否かにかかわらず、あまり知られていない側面を含む可能性があります。

特許ライセンス入門

特許のライセンス条件は、知的財産法に特有のものであり、一般に従来の契約規制を超えるものです。フランスなどヨーロッパのほとんどの国では、特許ライセンスは無効とされる危険性があるため、書面での確立が義務付けられています（フランス知的財産法典L-614-11条）。

他の法域では、さらなる要件が適用される場合があります。例えば、ベルギーでは、経済法の第XI. 51は，すべての実施許諾を書面で国内特許庁に通知する義務を定めています。同条5項を引用すると，「実施権の記録を怠った場合の制裁は，登録簿に記載されるまで，国内官庁に対して効力を持たず，第三者に対して執行できないことである［...］」。したがって、国内特許行政機関においてライセンスを登録しなかった場合の罰則は、第三者に対しての法的強制力がないことになります。つまり未登録のライセンシーは特許譲受人に対して権利を主張することができず、その結果、潜在的に侵害責任を負うことになります。

同様に、英国では、特許権者が関与する法的手続きにおいて、独占的ライセンシーが費用補償を受けるためには、ライセンス日から6ヶ月以内に登録する必要があります（英国特許法1977年第68条）。

より地域的な規模では、欧州特許条約（EPC）は、第71条と73条を通じて、特許所有権の移転とライセンスの付与を認めています。このような規定は、欧州特許庁（EPO）に提出されたすべての欧州特許出願に適用されますが、国内特許出願や、欧州連合の国境を越えたEPC締約国（39カ国）(39 contracting states to the EPC)で付与・有効化された欧州特許出願については、依然として国内法が適用されています。

39 の EPC 加盟国の中で、欧州特許出願の国内部分に関連するライセンスの登録は不可欠です。これがないと、ライセンシーが侵害者に対して行動する権限を与えられないなどの問題が生じる可能性があるためです。

別の例として、英国法では、ライセンス契約が登録されておらず、第三者がその存在を知らずに特許を購入した場合、ライセンスは購入者を拘束しないことになります。そのため、ライセンシーはライセンスに基づく権利を失う可能性があります。前述のように、未登録のライセンシーは、侵害によって被った損失に対する損害賠償を請求することができなくなる可能性があります。この原則は、今日の欧州連合でも広く適用されています。

欧州における独占的ライセンシーが各国の裁判所に侵害訴訟を提起する権利は、一般的にライセンス契約によって定義されます。ほとんどのヨーロッパの司法管轄区では、ライセンス契約に別段の定めがない限り、独占的ライセンシーは特許権者と同じ侵害訴訟権を有します。特にドイツでは、このルールは例外なく、特許権者の承認を必要とせずに適用されますが、イギリスでは若干異なります。1977年の英国特許法によると、特許権者には侵害訴訟を起こす法的権利が認められています（第60条）。しかし、独占的ライセンシーは、ライセンス日以降の侵害行為について、所有者と同じ権利を有しています（第67条1項）。独占的ライセンシーが裁判を起こす場合、特許権者も手続に参加しなければならない（第67条(3))。

また、ライセンサーが第三者の攻撃からライセンス特許を防御する義務があるかどうかも問題となります。英国では、これはライセンス契約の解釈によって異なります。一般に、独占的ライセンシーは特許を行使する権利を有しているため、契約書に別段の定めがない限り、無効の反訴に対して特許を防御することもできるはずです。

ヨーロッパにおける複雑な特許ライセンスの現状を簡単に概説しましたが、2023 年 6 月 1 日に UPC がその扉を開くと、これらの制度はどのように進化していくのでしょうか?

欧州の特許問題に新たな裁判所...ライセンスにも対応？

興味深いことに、UPC協定（UPCA）の下では、オプトアウトされないすべての欧州特許の付与および出願について、ほとんどの既存規定がそのまま適用されます。UPCA第47条(2)によると、欧州特許の独占的ライセンシーは、単一効の有無にかかわらず、UPCに対して侵害訴訟を提起する権利を有します。これは、ライセンス契約によって規定されているか、欧州特許がオプトアウトされていない限り、変更ありません。

トルコやイギリスなど、UPCに加盟しない国もありますが、ほとんどのEPC加盟国には対応する規定があり、前述のイギリス特許法1977年67条はその代表例といえます。

UPCA に戻ると、独占的ライセンシーは、訴訟を起こす前に、特許所有者に事前通知を行う必要があります。 非独占的ライセンスの所有者は、ライセンス契約で明示的に許可されていない限り、UPC に対して侵害訴訟を提起する権利がありません（UPCA第47条3項）。

UPCA 第 83 条(3)に従い、国内裁判所に訴訟が提起されていない限り、欧州特許所有者は以前のオプトアウト要求を撤回する選択ができます。 関連する特許または特許出願は、UPC の管轄に「オプトイン」されたと言われます。 その結果、ライセンシーはもはや国内裁判所に訴訟を提起したり、訴訟に参加したりすることはできません。

同様に、所有者が一方的に欧州特許（出願）のオプトアウトを決定した場合、そのライセンシーはUPCに介入する機会を失うことになります。言い換えれば、これらの所有者の特権は、ライセンシーが欧州で起こりうる異議申し立てに関して、最終的にほとんど自由がないことを意味します。しかし、いくつかの例外があります。

重要なのは、別段の定めがない限り、将来のオプトアウトを阻止する見込みがあることです。実際、欧州特許（出願）をオプトアウトする決定においてライセンシーが事前に発言することはほとんどないかもしれませんが、UPCAではライセンサーの費用負担で「ロックイン」することができます。ライセンシーがUPCで訴訟を起こした場合、所有者はその後のオプトアウトを宣言することはもはや許されません。したがって、ライセンサーとライセンシーのコミュニケーションは、将来の取り組みにおける事故を避けるためにも不可欠なのです。

不測の事態を想定して

次の仮説は、訴訟への重複アクセスの問題を示唆しています。ある企業「X」が欧州特許を所有し、フランスとイタリアでその特許を有効化しました。付与後、X社はこの2カ国でその技術を運用する権利を独占的にライセンス供与します。フランスの独占的ライセンシーである「Y」は、フランスで自社だけの利益のために発明の運用を開始したが、イタリアのライセンシーである「Z」は、その後ローマで第三者である「A」による技術の侵害の可能性に気づきました。

この例では、フランスのライセンシーYは、Aを侵害で訴えるためには、行動する前に特許権者に通知しなければならないとするフランス知的財産法典のL.615-2条を遵守しなければなりません。この後、Yは、フランス国内において、その権利を合法的に行使することができ、これにより、ライセンサー X は、フランスの裁判所で A に対して提起された侵害訴訟に参加し、損害賠償を請求することが可能となります。

独占的ライセンシーYが国内裁判所に提起した訴訟にライセンサーXが参加しない場合、最初の問題が明らかになります。なぜなら、国内裁判所は、欧州特許のフランス部分の将来に関する唯一の意思決定者となるからです。さらに、対応する特許がオプトアウトされていない場合、第二の問題は、潜在的な侵害者Aが、付随的または防御手段として、その特許に対して中央UPC取消訴訟を提起する可能性があることです。もしAがこの戦略をとれば、欧州特許が両方の法域で一度に取り消され、イタリアにいるライセンシーZがその状況に対応することができないまま、一括して無効化されるという結果を招きかねません。

このことは、一方では強制執行の範囲（と可能性）、他方では取消しの範囲（と関連するリスク）の不均衡をもたらすことになります。取消の反訴に権利者の関与は確実ですが (UPCA 第 47 条第 5 項に従って)、上記の状況は、権利者および/または追加の独占ライセンシーが事前に相談を受けていない可能性が事前に相談されず、そのような防御の実現可能性を検討する時間さえ得られないかもしれないことを強調しています。

このように、UPCAが規定するメカニズムは、場合によっては、多くの国内法よりも寛容です。このことは、ライセンシーが開始した法的措置が、UPCA第83条に基づくオプトアウトの機会に不可逆的な影響を与える可能性があるという重要な事実を浮き彫りにしています。このように、ライセンシーがUPCの前に訴訟を起こした場合、オプトアウト条項によって包括的な取消訴訟から特許を保護するには手遅れになる可能性があります。欧州の異なる地域にまたがる複数のライセンシーと契約を締結している所有者にとって、悲惨な結果を招く可能性を想像するのは難しくないのです。

気を付けるべきことは？

2023年6月1日以降にライセンス契約が法的措置の対象となった場合、すべての関係者にとって、適用法、管轄、および管轄裁判所を決定することが不可欠です。このため、ライセンス契約には通常、準拠法、裁判管轄または仲裁の場所を指定します。しかし、当事者は、国内法が特許問題に対する特定の裁判所の権限を規定している可能性があることに留意する必要があります。特に、UPCAは、ライセンス契約のみに関連する紛争を評価するためのUPCの管轄権を規定していないため、UPC設立後も、そのような問題については、各国の裁判所が管轄権を有することになります。

ほとんどの加盟国の国内判例法は、ライセンシーによる侵害訴訟を一般的に認めていますが、その範囲と要件は大きく異なる場合があります。非独占的ライセンス保持者は、特許権者に通知した後、「ライセンス契約によって明示的に許可されている限り」UPCに対して訴訟を提起することができます（UPCA47条3項）。これにより、国内法では侵害訴訟で自ら訴えることができないことが多い非独占的ライセンス権者に、新たな選択肢を提供することができます。

また、第三者に対する紛争を規定する契約条項は、新制度の落とし穴を回避するために慎重に見直す必要があります。しかし、このことは、UPCに関連する適用法および既存の契約の解釈に関する新たな問題をも提起しています。欧州特許（出願）のライセンシーとして、可能な行動は、ライセンサーがUPCからオプトアウトすることを決定するかどうかに直接依存する可能性があるのです。

したがって、ライセンシーは、ライセンサーと事前に話し合い、共通の立場を見つけ、希望するオプトアウトまたは単一効の要求が正式に提出されるようにする必要があります。最後になりますが、不利な結果を避けるために、ライセンス契約の当事者は、所有者がUPCの管轄からオプトアウトする意図があるかどうか、およびライセンシーが UPC または国内裁判所に訴訟を起こすことができるかどうか、を常に明確に定義する必要があります。